Aspetti pratici sulla protezione del marchio nel Repubblica Popolare Cinese
Con decenni di pratica legale nel Repubblica Popolare Cinese (RPC) e centinaia di casi relativi alla proprietà intellettuale ogni anno, il nostro studio legale è stato coinvolto nel corso degli anni in alcuni dei casi più impegnativi e all’avanguardia della RPC. La nostra esperienza nel settore proprietà intellettuale è ormai uno dei servizi più importanti offerto alle imprese locali e internazionali. L’Avvocato Eloisa Hu, senior associate del Dipartimento Servizi Legali agli Stranieri di Wang Jing & GH Law Firm vi guiderà attraverso gli aspetti pratici più importanti sulla protezione del marchio in Cina e offrirà ai lettori suggerimenti su questo topic fondamentale per chiunque sia interessato al mercato Cinese.
Come la revisione della legge sui marchi nel 2019, il governo cinese ha preso uno step importante verso la lotta alla violazione dei marchi in Cina. Tuttavia, nuove sfide si sono presentate quando registranti abusivi di marchi stanno cercando di sfruttare la legge in proprio favore. Grazie alla nostra pratica quotidiana alla protezione marchi, abbiamo affrontato casi nelle seguenti circostanze:
- I registranti abusivi non sono più limitati alle società che avevano precedenti rapporti commerciali con loro, il che rende più difficile per il vero titolare del marchio utilizzare questo espediente per presentare domanda di invalidazione per registrazione in malafede;
- I registranti abusivi modificano il marchio autentico in maniera tale da renderli di poco diverso (anche se ancora riconoscibile), il che rende più difficile per il vero titolare del marchio spiegare e dimostrare la somiglianza;
- I registranti abusivi utilizzano il nome dell’azienda e non il marchio, come marchio abusivo, il che rende più difficile per il vero titolare del marchio spiegare e dimostrare la violazione.
Affinché i veri titolari dei marchi, in particolare le società straniere, possano tutelare al meglio i loro interessi in Cina, abbiamo preparato i seguenti consigli per vostra considerazione:
Uno: avere professionisti nella RPC (come il nostro studio) per monitorare eventuali registranti abusivi potenziali e intraprendere azioni tempestive
È importante agire tempestivamente e fermare la registrazione abusiva nella fase iniziale. Avere un monitoraggio costante può aiutare voi, veri titolari del marchio, a individuare il potenziale abuso e intervenire già nel periodo di pubblicazione del marchio abusivo. La procedura di opposizione può richiedere 9-12 mesi dopo che il CNIPA (Ufficio Marchi Cinese) abbia accettato il caso e durante tutto questo tempo, il registrante abusivo non potrà sfruttare il marchio.
Due: registrare anche copyright del logo del marchio nella RPC
Se non hai intenzione di registrare il tuo marchio in Cina, ma vuoi impedire ad altri di copiare il tuo logo, una possibilità è registrare anche il copyright di tale logo, o almeno mantenere prove molto chiare del processo di creazione di tale segno al fine di dimostrare il tuo diritto d’autore. Questo può essere utile soprattutto quando il marchio viene utilizzato in parte dal marchio abusivo.
Tre: raccogli le prove delle tue attività nella RPC
Se sei attivo nella RPC, ad esempio attraverso fiere di settore o altri eventi commerciali, assicurati di raccogliere tutte le prove della presenza della tua azienda nel paese, dei tuoi prodotti e dei tuoi marchi in questi eventi, ad esempio, contratti firmati con l’organizzatore della fiera, foto del tuo stand, foto dei prodotti in cui i tuoi marchi possono essere visti chiaramente.
Quattro: se hai il tuo marchio registrato nella RPC ricordati di rinnovarlo prima della scadenza
Alcune delle società straniere hanno scelto di richiedere la registrazione del marchio nella RPC, attraverso il Protocollo di Madrid. Tuttavia, dal momento che non hanno molte attività nella RPC nel tempo dimenticano questo marchio e dopo dieci anni questo perde di validità a causa della mancanza di rinnovo, il che dà la possibilità perfetta per attacchi abusivi.
Cinque: se hai il tuo marchio registrato nella RPC usalo e raccogli prove di utilizzo.
Come accennato in precedenza, se possiedi un marchio registrato nella RPC dovresti usarlo, almeno una o due volte ogni 3 anni, per evitare di essere attaccato a causa di un azione di “cancellazione per non uso di 3 anni”. In base alla legge sui marchi Cinese, l’uso del marchio include: apposizione marchio sul prodotto, sulla confezione del prodotto, sul manuale; marchio su documenti commerciali come contratto, fattura, dichiarazione doganale; marchio nella pubblicità di prodotti su media, tv, pubblicazione, ecc; marchio utilizzato in esposizioni, fiere. Quando usi il marchio, raccogli le prove dell’uso, quindi nel caso in cui il tuo marchio sia sotto attacco, puoi presentare prove adeguate per dimostrare l’uso.
Speriamo che la presente guida possa aiutavi ad evitare spiacevoli situazioni e tutelare il vostro marchio in Cina. Per maggiori informazioni e strategie personalizzate per proteggere il tuo marchio in Cina, ti preghiamo di contattare fornari@wjngh.cn (italiano, francese, inglese) e eloisahu@wjngh.cn (spagnolo, inglese, cinese).
